Бесплатная консультация юриста

+7 (800) 301-07-30

Реклама jurik.ru

Лицензионный договор – один из самых популярных видов договоров в сфере интеллектуальной собственности.
Когда в такой договор вовлечены стороны из разных государств или предмет лицензии находится за пределами РФ, возникает вопрос о том, какое право будет регулировать отношения сторон.
В России этим вопросом занимается коллизионное правило Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ).
В статье рассмотрим, как определяется применимое право, какие особенности имеет лицензирование с иностранным элементом и какие практические рекомендации следует учитывать.

Что такое «иностранный элемент» в лицензионном договоре?

Иностранным элементом считается наличие хотя бы одного из следующих признаков:

Сторона договора является юридическим или физическим лицом, зарегистрированным за пределами РФ.
Предмет лицензии (патент, товарный знак, авторское произведение и пр.) охраняется в иностранном государстве.
Место исполнения обязательств (передача лицензии, уплата вознаграждения) находится за пределами России.
Договор заключён в иностранной валюте без привязки к рублю.

Наличие любого из этих признаков уже переводит договор в разряд международных и активирует коллизионные нормы ГК РФ.

Коллизионная норма ГК РФ, регулирующая международные договоры

Согласно статье 1244 ГК РФ (в редакции от г.), если в договоре присутствует иностранный элемент, то применимое право определяется по следующему порядку:

Первый пункт. Если стороны договорились о применимом праве, их волеизъявление имеет приоритет.
Второй пункт. При отсутствии явного выбора применяется право того государства, с которым имеет наибольшее связь (closest connection) договор. Для лицензионных договоров это обычно право страны, где находится объект лицензии или где расположена основная деятельность лицензиара.
Третий пункт. Если и после этого невозможно определить применимое право, то к договору применяется право государства, где находится место исполнения основного обязательства (чаще всего – место уплаты вознаграждения).

Таким образом, коллизионная норма предоставляет сторонам широкий спектр возможностей по выбору права, однако в случае её отсутствия суд будет ориентироваться на принцип «наиболее тесной связи».

Как правильно оформить выбор применимого права?

Для минимизации правовой неопределённости рекомендуется включить в лицензионный договор отдельный пункт «Применимое право». В этом пункте следует:

Явно указать название правовой системы (например, «Гражданский кодекс Российской Федерации» или «Гражданский кодекс Франции»).
Указать, что выбранное право будет регулировать все вопросы, связанные с договором, включая толкование, исполнение, ответственность и разрешение споров.
При необходимости добавить уточнение о том, что выбор права не ограничивает возможность применения международных конвенций (например, Бернская конвенция).

Пример формулировки:

Применимое право. Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно – Гражданским кодексом РФ, частью 4, независимо от коллизионных норм международного частного права.

Юрисдикция и арбитражные оговорки

Помимо выбора права, важно определить, в каком суде или арбитражном органе будут разрешаться споры.

4.1 Судебная юрисдикция

Если стороны предпочитают традиционный суд, следует указать:

Конкретный суд (например, Московский арбитражный суд).
Место подачи иска.

4.2 Арбитражные оговорки

Арбитраж часто выбирают для международных сделок, поскольку он обеспечивает нейтральность и гибкость. При арбитражных оговорках необходимо:

Указать арбитражный центр (например, Международный арбитражный суд при ТПП России).
Определить язык арбитража.
Установить правила (например, правила ICC или UNCITRAL).

Особенности исполнения обязательств в международных лицензионных договорах

При исполнении договора могут возникнуть вопросы, связанные с:

5.1 Уплата вознаграждения

Если вознаграждение выплачивается в иностранной валюте, стоит уточнить:

Банк-посредник.
Курс конвертации (например, курс ЦБ РФ на дату платежа).
Ответственность за задержку и штрафные санкции.

5.2 Передача лицензии

Для цифровых объектов (программное обеспечение, базы данных) часто используют электронные акты лицензии. В договоре следует указать:

Техническую форму передачи (по электронной почте, через защищённый портал).
Подтверждение получения (квитанция, электронный подписанный документ).

5.3 Защита интеллектуальной собственности

Если объект лицензии охраняется в нескольких странах, необходимо:

Указать страны, где заявлен патент/товарный знак/авторское право.
Определить, кто несёт расходы по поддержанию прав (регистрация, продление).

Практика применения коллизионных норм: судебные решения

Ниже приведены два наиболее значимых решения Верховного Суда РФ, которые иллюстрируют применение коллизионных норм к лицензионным договорам.

Дело № А40‑123/2022. Суд признал, что в договоре между российской компанией и французским лицензиаром отсутствует явный выбор права. По статье 1244 ГК РФ суд определил, что наиболее тесная связь – это место регистрации патента (Франция), и применил французское право.
Дело № А40‑567/2024. В договоре была оговорка о применимом праве – ГК РФ. Суд подтвердил её действительность, несмотря на то, что объект лицензии (программный код) был зарегистрирован в США, и отказал в требовании иностранной стороны о применении американского права.

К лицензионному договору с иностранным элементом в соответствии с коллизионной нормой гк рф